Wstęp
Skuteczne ustalenie wartości szkody z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej (IP) dla potrzeb procesu sądowego w Polsce, wymaga uwzględnienia specyfiki lokalnej. Nie istnieje proste przełożenie praktyki procesowej krajów anglosaskich w tym obszarze na polskie realia. Celem projektowanej serii artykułów jest przedstawienie wybranych problemów determinujących ekonomię procesową, gdy rozpoznanie pozwu wymaga wyceny negatywnych następstw deliktu w relacji b2b (business to business).
Rola własności intelektualnej (IP – Intellectual Property) w działalności handlowej a następnie biznesowej została dostrzeżona już w XIII wieku, pierwsze akty prawne powstały w XV wieku, ochrona wynalazków została wprowadzona do ustawodawstwa krajowego państw w XIX wieku i wzmocniona w układzie międzynarodowym w wyniku Konwencji paryskiej.
Historia polskiej ustawy „Prawo własności przemysłowej” (dalej „PWP”) nie przekracza ćwierć wieku. Spory w przedmiocie naruszeń własności intelektualnej, rozpatrywane są głównie na gruncie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ubiegłe ćwierćwiecze charakteryzuje się, dynamicznym rozwojem metod wyceny szkód w biznesie. Wzrosła moc obliczeniowa komputerów przenośnych. Zaistniał łatwy dostęp do ogromnych zasobów informacyjnych w domenie publicznej oraz pozyskiwanych komercyjnie. Szybko upowszechnia się zastosowanie agentów AI korzystających z dużej liczby modeli LLM.
W konsekwencji, indywidualni eksperci, w tym biegli sądowi uzyskali możliwość zastosowania zaawansowanych technik obliczeniowych i modeli analitycznych. Możliwości te ujawniły się także w wycenie odszkodowań dla potrzeb procesowych. Trudne do zrozumienia pojęcia ekonomiczne i zaawansowane modele finansowe oraz techniki obliczeniowe, zdecydowanie wykraczają poza wiedzę prawniczą. Kluczowego znaczenia nabiera zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy uczestnikami sporu. Jest to ważne dla prawidłowej oceny prezentowanych opinii przez sąd a w konsekwencji zwiększenia trafności i ograniczenia kosztów rozpoznania spraw. Przy okazji, pojawiają się nowe wyzwania. Można podważać wiarygodność opinii biegłego, w sytuacji, gdy nadmiernie i bezkrytycznie wykorzystuje on współczesne narzędzia AI.
Problem unikalności przedmiotu wyceny
Eksperci są zgodni, że wycena to wynik procesu opiniowania. Wartość to sumaryczna ocena przyszłych pożytków finansowych z tytułu posiadania lub użytkowania przedmiotu wyceny, przy uwzględnieniu ryzyka. Wartość jest z natury rzeczy subiektywna jako opinia wyrażona przez określony podmiot. Cena to aktualny lub przyszły fakt rynkowy. Cena to zwykle wynik równoważenia popytu i podażą a jednocześnie efekt decyzji o trudnym do ustalenia związku z wartością. Na cene wpływa wiele czynników, które uwzględniają w procesach decyzyjnych strony transakcji. Zobcz artykuły: Wartość a cena, Identyfikacja przedmiotu wyceny, Model deterministyczny versus stochastyczny w wycenie, Ustalenie wyniku wyceny
Informacyjna funkcja cen zawartych transakcji, stanowi następczo źródło dla procesu kształtowania opinii czyli wyceny. Wiarygodne skorzystanie z informacji transakcyjnych wymaga jednak dostępu do wiarygodnych baz danych. Komercyjne ora publicznie dostepne bazy danych zawierają jednakże informacje o niewielkim ułamku zawieranych transakcji. Ponadto dane te bywają niepełne wobec ich poufnego charakteru.
W przypadku wyceny IP z użyciem analizy porównawczej występują duże trudności związane z cechami IP i głownie z ich unikalnością. Wynalazki, marki, utwory i inne przedmioty IP chronione są przez prawo w różnej formie, przez różne okresy, na różne sposoby. W powszechnej opinii, ceny transakcji zawartych w warunkach rynkowych powinny odpowiadać wartości. Ten pogląd jednak nie sprawdza się w praktyce.
Nawet w przypadku aktywów tak płynnych w obrocie gospodarczym, jak akcje spółek giełdowych cena zazwyczaj odchyla się od wartości wewnętrznej. Wycena akcji znacząco różni się w opinii wielu uznanych ekspertów. Eksperci od wielu lat koncentrują się na standaryzacji metod wyceny. Powinno to ograniczyć silne zróżnicowanie wyników wycen poprzez stworzenie wspólnego metodologicznego punktu odniesienia. Globalny zasięg uzyskała organizacja IVSC (ang. International Valuation Standards Council), wspomagająca postęp procesu standaryzacji metod wyceny IP[1].
Źródła sporu o wartość IP
Trudne warunki informacyjne procesu wyceny IP sprzyjają powstaniu sporu w kwestii ceny lub kosztu. Dotyczy to zarówno zawartych i planowanymi transakcji oraz naruszeń praw wyłącznych.
Spór o wartość praw własności przemysłowej często wywołują:
- decyzje pokontrolne wewnętrzne (korporacyjne / właścicielskie) oraz zewnętrzne urzędów i instytucji. Decyzje wywołujące spór wydawane są przykładowo przez administrację skarbową, regulatorów rynku, KRS, zarządców funduszy pomocowych i inwestycyjnych. W wyniku takich decyzji zwykle podważane są ceny transakcyjne lub wartość rynkowa,
- zidentyfikowane naruszenia praw w wyniku postępowania stron umowy lub podmiotów konkurencyjnych. Poza bezpośrednim naruszaniem praw, występuja rózne formy pośredniej ingerencji w przyszłe pożytki ich właściciela lub korzystającego. Dotychczasowe pola eksploatacji praw mogą utracić zyskowność np: poprzez zmianę profilu ryzyka,
- rozliczenia majątkowe współwłaścicieli IP (twórcy / inwestorzy), powstałe w obszarze inwestycyjnym, transakcyjnym, spadkowym, rozwodowym itp..
Działania kontrolne mogą wywołać niekorzystne decyzje podatkowe, które skutkują dodatkowymi obciążeniami fiskalnymi w tym karnymi. Skutki decyzji innych instytucji i organów mogą być równie dotkliwe a nawet rujnujące projekt biznesowy. Przykładowo, żądanie zwrotu wypłaconych dotacji lub zwiększenia gwarancji i zabezpieczeń finansowych w realizacji projektu rozwoju własności intelektualnej.
Stwierdzenie naruszeń IP rodzi żądanie zaprzestania naruszeń, naprawienia szkody lub zwrotu nieuprawnionych korzyści uzyskanych przez naruszyciela praw. W przypadku jednostronnych transakcji nieakceptowanych przez współwłaścicieli IP powstaje potrzeba wypracowania rekompensat, negocjacji warunków ugody. W każdym przypadku, ostatecznym rozwiązaniem pozostaje rozstrzygnięcie sprawy przez sąd.
Dynamiczny rozwój metod i modeli wyceny
W miedzynarodowej praktyce eksperckiej wypracowano zasady opiniowania w warunkach sporu rozstrzyganego przed sądem w obszarze kalkulacji szkód w biznesie. Przykładowe pozycje literatury fachowej: [2]; [3]; [4]. Opublikowano standardy wyceny IP (krajowe, stowarzyszeń ekspertów i międzynarodowe [1]), zobacz Nowa wersja standardu IVS. Wprowadzono szczegółowe regulacje prawne, które wymagają zróżnicowania metod wyceny oraz standardów wartości w relacji do celu wyceny:
- zarządczy, transakcyjny, inwestycyjny,
- podatkowy (np.: problematyka cen transferowych [5]),
- nwestycyjny, bilansowy (np.: ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF).
Pomimo tych działań, spory sądowe ciągną się latami i generują znaczne koszty. Rozwiązania tego problemu warto upatrywać w poprawie komunikacji pomiędzy uczestnikami sporu, prawnikami i ekonomistami. W obliczu dynamicznego rozwoju narzędzi IT (moce obliczeniowe, duże bazy danych, globalna komunikacja), eksperci sięgają po coraz bardziej zaawansowane metody. Nieliczni biegli sądowi posiadają umiejętność zrozumiałej prezentacji zastosowanych przez siebie wyrafinowanych metod i modeli matematycznych. Regulacje prawne i metody wyceny nie nadążają za dynamicznym rozwojem gospodarki cyfrowej, generującej nowe aktywa cyfrowe.
Przykładowe problemy w rozstrzyganiu sporów
Opóźniona decyzja i brak zabezpieczenia informacyjnego (dowodowego)
W sytuacji spornej, prędzej czy później, powstaje potrzeba ustalenia wartości przedmiotu sporu. Ważną kwestią jest moment, w którym przeprowadza się profesjonalną wycenę szkody. Na podstawie dwudziestoletniej praktyki biegłego sądowego mam prawo stwierdzić, że problem istnieje. Zazwyczaj wycena szkody to działanie mocno opóźnione i przez to obarczone wysokim poziomem niepewności w obszarze pozyskania wiarygodnych danych z daty deliktu. Znakomicie utrudnia to sprawne rozstrzygnięcie sporu przez sa lub zawarcie ugody.
Pozwy zwykle bazowały na wstępnych oszacowaniach a następnie pełnomocnicy stron i sąd koncentrowali się na kwestiach prawnych w tym głownie proceduralnych. Ustalenie interesu prawnego stron, weryfikacja dowodów, w tym ze źródeł osobowych (zeznania świadków), rozpatrywanie zażaleń na poszczególne postanowienia sądu, trwało latami. Następnie sąd ustala, że prawdopodobnie istnieje związek przyczynowy działań pozwanego ze zdarzeniami, które mogły generwać straty w majątku powoda. W końcu biegły sadowy otrzymuje zlecenie wyliczenia wartości szkody.
Kluczowa zasada w wycenie szkody lub ustalenia wartości IP na datę wsteczną wymaga, aby wszelkie informacje użyte w kalkulacji były nie późniejsze niż pochodzące z okresu naruszeń (data wyceny), czyli informacje znane w tym okresie oraz spełniające zasadę racjonalnej prognozy.
Gigantyczne tempo wzrostu ilości informacji dostępnych publicznie i w komercyjnych bazach danych powoduje, że skraca się okres przechowywania i udostępniania informacji. Dotyczy to głownie infomracji archiwalnych dostępnych publicznie. Maleje szansa na wiarygodne ustalenie warunków informacyjnych niezbędnych dla potrzeb wyceny IP w dacie deliktu sprzed 7-10 lat. Wycena zamienia się w oszacowanie, gdyż nie spełnia kryteriów definiowanych w standardach wyceny. Rośnie ryzyko skutecznego podważenia każdego niepewnego parametru kalkulacji finansowej przez strony procesu.
Wobec znacznego kosztu ekspertyz ekonomicznych, w tym profesjonalnej wyceny IP, dobrą praktyką ekonomii procesowej, jest odpowiednie przygotowanie informacyjne w dacie pozwu. Ekspert powinien zaprojektować metody wyceny oraz sporządzic wykaz danych niezbędnych do pozyskania. Równie ważne jest zabezpieczenie źródeł informacji oraz danych w dacie deliktu, w postaci dowodów akceptowalnych dla sądu. Skuteczna komunikacja oraz współpraca prawnika i ekonomisty jest w tym zadaniu bezcenna.
Przykład:
Przedsiębiorca wniósł portfel patentów i know-how w obszarze innowacyjnej technologii wytwarzania nowego produktu jako wkład niepieniężny na pokrycie kapitału spółki. We wniosku do KRS potwierdził wartość wnoszonych prawa własnosci przemysłowej (PWP) wyceną własną i oświadczeniem zarządu spółki.
Po 5 latach funkcjonowania spółki na granicy strat finansowych, administracja skarbowa podważyła wysokość dokonanych odpisów z tytułu amortyzacji podatkowej PWP. Organ posłużył się wyceną niezależnego eksperta. Spółka w odpowiedzi przedstawiła własną wycenę. Wycena bazowała na optymistycznych prognozach, sporządzonych z wykorzystaniem parametrów nieznajdujących wsparcia w wynikach badań. Nie przywołano w niej wyników badań rynkowych, badań stanu techniki, trendów rozwojowych, działalności podmiotów dysponujących konkurencyjnymi PWP oraz benchmarków finansowych dostępnych w dacie tego dokumentu.
Ponadto, uproszczona ocena ryzyka zawarta w tej opinii nie uwzględniała zdarzeń „o znaczeniu katastrofy”, które można było w dacie aportu prognozować z istotnym prawdopodobieństwem. Ponadto, okazało się, że w dacie wyceny istniały zgłoszenia patentowe tego samego podmiotu, chroniące bardziej efektywną technologię.
Ostatecznie, w obliczu aktualnego sporu z urzędem nie jest już istotne czy zarząd spółki zaufał słabemu merytorycznie ekspertowi. Nie ma znaczenia to czy autor opinii uległ żądaniom nieodpowiedzialnego zarządu, który chciał zaoszczędzić na wysokich kosztach pozyskania informacji rynkowej. Fakt, że koszty zakupu raportów z badań rynkowych niezależnych firm oraz informacji w komercyjnych bazach danych transakcyjnych są wysokie. Jeżeli jednak dojdzie do procesu sądowego, to biegły sądowy będzie musiał opiniować wartość aportu, korzystając z akt sprawy oraz wiedzy specjalnej. Biegły będzie musiał ustalić warunki informacyjne z daty wniesienia aportu co moze okazać się trudne i kosztowne.
Nieracjonalne wymagania i brak zaufania do metod wyceny
Nieracjonalne wymagania i brak zaufania do metod wyceny, powodują, że ustalenia opinii prywatnych przedstawianych przez strony procesu oraz biegłego sądowego są czasami mało wiarygodne.
Przykład:
W trakcie kilkuletniego procesu stwierdzono ostatecznie naruszenie designu i znaków towarowych w wyniku czynu nieuczciwej konkurencji. Działanie naruszyciela polegało na wprowadzeniu w błąd konsumenta poprzez upodobnienie produktu (opakowanie i zawartość). Powód dowodził, że mocno ucierpiał wizerunek marki, gdyż upodobniony produkt był zdecydowanie gorszej jakości. W takich przypadkach biegli sądowi zazwyczaj stosują metodę wyceny szkody „Przed i Po” (ang. Before and After). Metoda ta wymaga w uproszczeniu ustalenia strat finansowych powoda w powiązaniu z deliktem poprzez porównanie sytuacji przed i po jego zaistnienieu. Kwota odszkodowania nie może wzbogacać powoda a jedynie umożliwić naprawienie szkody.
Powód wniósł do sprawy wiele dowodów na istnienie kapitału marki w okresie przed deliktem. Ponadto, zabezpieczył dane niezbędne dla udowodnienia związku przyczynowego określonych działań pozwanego z utratą części kapitału tej marki. W praktyce jednak, sądy nie akceptują nadmiernie spekulatywnego charakteru kalkulacji powoda. Za taki uznaje się szkodę, polegającą na utracie części kapitału marki. Ustalenie wartości szkody w takim ujeciu wymaga pomiaru różnicy w wartości marki przed i po zaistnieniu deliktu). Dzieje się tak głównie z uwagi na brak zaufania do metod wyceny marki.
Nawet jeżeli sąd jest przekonany o długoterminowym, negatywnym skutku deliktu, to w ewentualnym rozstrzygnięciu uzna jedynie utracone zyski w zaistniałym okresie naruszenia. Sąd odrzuci wszelkie kalkulacje uwzgledniające prognozy jako nazbyt spekulacyjne.
Zauważmy, że zyski powoda w okresie naruszeń łatwo udowodnic na bazie ewidencji księgowej. Dużo trudniej jest uwiarygodnić jakie zyski zaistniałyby w sytuacji braku deliktu. Strona pozwana zawsze podnosi kwestię nadmiernie spekulatywnej kalkulacji w tym zakresie.
W przypadkach tzw. „bazarowej” sprzedaży podróbek uzyskuje się zazwyczaj zabezpieczenie powodujące powstrzymanie dalszej sprzedaży i co najwyżej zwrot nienależnych korzyści sprzedawcy. Właściciele znanych marek kosmetyków, odzieży, obuwia czy używek (np.: cygara, kawa), mierzą się z tym problemem od wielu lat.
Trudno udowodnić związek przyczynowy pomiędzy sprzedażą niedużej ilości podrabianych cygar marki premium, zaoferowanych w niskiej cenie na bazarku z hipotetyczną utratą analogicznej sprzedaży przez legalnego dystrybutora tej marki. Zakłada się, że Klient tzw. marki „premium” nie kupuje na bazarkach, więc marka nie traci klienta. Powiązanie faktu sprzedaży podróbek zrealizowanej w niewielkiej skali ze szkodą wizerunkową marki jest w praktyce niewykonalne.
Nieprecyzyjne ustalenia uczestników procesu R&D zawarte na etapie umowy inwestycyjnej
Brak precyzyjnych ustaleń na etapie umowy inwestycyjnej, utrudnia przyszłe rozliczenia majątkowe. Sczególnie, że proces R&D charakteryzuje się znaczną niepewnością w zakresie rezultatu.
Przykład:
Po wielu latach wspólnej inwestycji w rozwój i komercjalizację portfela IP (zgłoszenia patentowe, know-how), odchodzi jeden z głównych inwestorów. Niemal natychmiast wysuwa on roszczenie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu opcji, sformułowanych w umowie inwestycyjnej. Opcje te przyznawały mu wynagrodzenie w relacji do wzrostu wartości portfela IP, rozwijanego z jego udziałem.
W dacie rozpatrzywania roszczenia, obie strony sporu zgodziły się, że obecną wartość portfela IP można wiarygodnie ustalić. Strony zaakceptowały aktualną wycenę opracowana przez niezależny podmiot. Wynik wyceny znalazł też potwierdzenie w planowanej do zawarcia transakcji transferu własności Portfela IP do niepowiązanego podmiotu. Niestety, wynagrodzenie inwestora z tytułu opcji przekracza wysokość udziału w zyskach z planowanej transakcji.
Ponadto, strony nie zgadzają się odnosnie pierwotnej wartości portfela IP, według stanu w dacie zawarcia umowy inwestycyjnej. W konsekwencji, strona pozwana nie potwierdza wartości opcji, przyznanych inwestorowi. W pierwotnej wycenie opcji uwzględniano prognozę wydatków inwestora na R&D oraz prognozę pożytków finansowych z komercjalizacji portfela IP.
Kluczem do rozstrzygnięcia sporu jest wartość Portfela iP w dacie zawarcia umowy. Obecnie strona pozwana uważa, że wartość ta była błędnie ustalona a zatem i pierwotna opinia odnośnie wartości opcji była błędna. Jej zdaniem wartość posiadanego ówcześnie portfela IP była dalece niedoszacowana. Prognozy finansowe nie sprawdziły się a zawarta umowa inwestycyjna, była w tej kwestii nieprecyzyjna. Spór jest trudny do rozstrzygnięcia także z uwagi na brak wiarygodnych danych, umożliwiających biegłemu sądowemu przeprowadzenie wyceny portfela IP i opcji na datę zawarcia umowy inwestycyjnej.
Literatura
- IVSC, International Valuation Standards.
- Measuring Business Interruption Losses and Other Commercial Damages” – Patrick A. Gaughan, John Wiley & Sons.
- “The Comprehensive Guide to Lost Profits and Other Commercial Damages”, Vol. 1 and Vol. 2 “Case Law”- Nancy J. Fannon, Jonathan M. Dunitz, BVR, 2014 rok.
- Jimmy S. Papas, William Scally, Steven M. Veenema: The Comprehensive Guide to Economic Damages, BVR, 2023.
- “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, OECD, 2022.
To dopiero wstęp, kontynuacja w kolejnych artykułach.
Zapraszam do kontaktu i bezpłatnej konsultacji, ale pamiętaj ja nikomu nigdy niczego nie doradzam.
